导言:随着电子商务的平稳发展,大品牌出于其品牌保护的需要均加强了在电子商务领域的商标维权。近几年,笔者经常接到很多网店经营者的咨询,其中被起诉销售侵犯注册商标专用权的商品的情况尤其多。目前,关于商标维权的文章和新闻铺天盖地,但却鲜见为广大被起诉经营者维护合法利益的文章。那么网店经营者在接到商标权利人这一纸诉状时到底该如何处理呢?下面笔者专门对此类案件进行了一番梳理,希望能够对广大经营者有所帮助。


《孙子兵法》曰:“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城攻城之法为不得已就是说最上等的军事手段是通过谋略策划征服敌人,次等的是用外交手段解决,再次等的办法才是直接用武力打败敌人,而最低等的是攻占敌人的城池,这已经是不得已而为之的办法。

如果把诉讼也想象成一次战争,那么我们完全可以以上述《孙子兵法》中的军事思想为指导。当然,在侵犯商标权的案件中,被诉经营者并不是战争的发起方,而是防御方。从防御方角度来讲,伐谋就是了解整个诉讼战争的情况知己知彼,运筹帷幄,谋划退敌之策;伐交就是通过沟通协商来解决问题;伐兵就是积极应诉,通过庭审抗辩来维护自己的合法权益。

那么接下来笔者就分别从伐谋伐交伐兵三方面来分析此类案件。


伐谋篇

 

一、知彼

事必有因。被诉经营者在收到品牌方诉状的时候首先应该想的是为什么自己会收到诉状?对方起诉的目的到底是什么?

要知道,在现代商业环境中,品牌对于提升企业产品竞争力,提高盈利能力有着巨大的作用。而商标是品牌的载体。所以,大企业每年都会投入巨大的成本来维持和保护它的商标,以提高品牌效益。

如果站在企业的角度理解《孙子兵法》伐谋伐交伐兵,那么伐谋就是制定商标战略巩固和提升品牌价值伐交就是通过律师函或其他沟通手段分析利弊得失,迫使侵权方停止侵权并赔偿伐兵就是起诉,通过法院裁判来维护商标利益所以,起诉对于品牌方而言已经是下策。

那么为什么品牌方会出此下策呢?当然是因为伐谋伐交已经无效。而伐谋伐交无效,说明品牌方的商标已经被滥用,已经很难再通过零星的诉讼来清理整个品牌市场,而需要一场大规模的诉讼运动来整顿。

品牌方伐兵的目的在于清理品牌市场,维护品牌形象,也可能想借此战争进一步提升品牌知名度。伐兵虽是下策,却是最需要大量的人力和资金的投入方能执行。这也就意味着品牌方不会拘泥于攻占一城一池,因为那将耗费其更大的投入,是它的下下之策。


二、知局势

如上所言,品牌方的诉讼是一场战争,那么我们就需要对战争局势有整体的了解,而不是局限于一座城池的攻守。

首先,我们需要了解侵害商标权案件的一般解决方式。笔者统计了2017年浙江省杭州地区所有有关侵害商标专用权民事诉讼案件公开裁判文书,共1294份,其中判决书355份,裁定书939份。笔者又随机抽查了其中10份裁定书的内容,其中9份为原告和解撤诉,1份管辖权异议裁定。由此可见,此类案件大概有七成左右是通过庭外和解撤诉结案。根据笔者经验,庭外和解一般是以达成赔偿协议为内容,也就是说,这些案件撤诉实际上大都是起诉方在保证胜利前提下的让步条件。

其次,我们再分析一般侵害商标权案件的判决结果。以上述杭州地区案件为例,笔者随机抽查其中10份判决书,发现9份原告(即商标权利人)胜诉,只有1份被告(即被起诉侵害商标权一方)胜诉。为进一步确认调查结果,笔者又选取单个品牌方的维权情况进行调查。“XX芦荟胶”的商标维权案例为例,笔者统计了该商标持有人XX(中国)有限公司2016年、2017年两年间此类案件的公开判决,共168份,无一例外的法院都支持了XX(中国)有限公司要求赔偿的诉请,即XX(中国)有限公司全部胜诉。由此可见,侵害商标权案件在大多数情况下都是商标权利人胜诉。

再次,从法律角度分析,一般认为,我国对商标侵权案件采用“无过错责任”的归则原则,就是说只要存在侵权事实,无论行为人主观上是否有过错(故意或过失),均应承担侵权责任。另外,商标侵权严重的话可能会涉及行政违法或刑事犯罪,而品牌方的态度会对刑事或行政案件产生一定影响。所以,对于品牌方来说,法律就是它的核武器,这也是品牌方几乎百战百胜的主要原因。

最后,概括侵害商标权案件的总体局势,就是起诉方(即品牌方)一般处于绝对优势地位,而被起诉方处于绝对劣势。除了法律武器的原因外,另一方面是因为品牌方在发起这场战争时准备充分,而被起诉方往往毫无防备,在被起诉前很少保留相关证据,被起诉后也因为从未经历而慌忙应对,正所谓“以虞待不虞者胜”。


三、知己然后谋

孙子曰:知彼知己者,百战不殆。在面对有备而来的品牌方和不乐观的总体局势时,被诉经营者能否清楚地认识自己的情况就是能否扭转局势的关键。

首先,被诉经营者应该要清楚自己被起诉的确切原因,即违反了哪条法律规范。按照最高院《民事案件案由规定》,“侵害商标权纠纷”为四级案由,即最小的案由,下面没有再分类。而实际上,“侵害商标权纠纷”本身是由多种原因引起,不同原因有不同的解决方案。对于绝大多数以购销为主的网店经营者而言,一般是被品牌方以《商标法》第五十七条第一款第三项“销售侵犯注册商标专用权的商品的”行为为理由起诉,所以被诉经营者需要围绕这一点来谋划。

其次,再搞清楚被起诉理由后,被诉经营者还需要清楚以下几点:

1、案涉商品商标是因相同还是相似被起诉侵权?

2、在进货或销售涉案商品过程中经营者是否意识到商品商标可能侵权?

3、经营者进货有无合法来源的证明,如购销合同、供货清单、发票及付款凭证等?

4、供货单位是否有经营资质?是否有品牌方的经销授权书或商标使用许可合同?

5、经营者是否清楚品牌方相同或同类产品的市场售价?

6、经营者是否有准确的记录销售涉案商品数量及金额的账簿或其他材料以及涉案商品的利润报表?

然后,我们逐项分析上述情况对案件处理方式的影响。

1、从统计数据来看,在网络销售侵害注册商标专用权的商品的商标侵权案件中,绝大多数涉诉商品最终都被认定为侵权商品。只有极少数是因涉及“相似”商标才有可能被认定为未侵权。所以被诉经营者务必要先查明这一事实,以适用不同的解决方案。

2、前述法律分析提到商标侵权案件采用“无过错责任”原则,但是对于销售侵害注册商标专用权的商品的商标侵权案件却有例外。《商标法》规定如被诉经营者销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品并能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。

在网络销售侵害注册商标专用权的商品的商标侵权案件中,被诉经营者对于侵权商品一般仅是经销或代销,对商品的生产过程毫不知情,甚至可能都没有见过实物,所以对于商品商标是否侵权客观上缺乏判断依据。这种客观缺陷又使得被诉经营者在主观上惰于判断,从而在不知不觉中构成侵权。但是,“不知道”是一种主观意识,实际上是无法准确判断的。事实上,仍有不少被诉经营者主观上是“知道”的。我们辨别他人的主观意识都是通过对客观事物的观察分析所得,所以,我们需要通过客观证据来推论主观意识,以达到主客观相统一。

实践中,对被诉经营者不是明知的证明标准非常高,以至于被诉经营者少有成功。但也并非无从入手。如果被诉经营者可以提供如购销合同、供货清单、发票及付款凭证、经销授权书或商标使用许可合同等证据,就有很大的机会可以免于承担赔偿责任。

3、如果被诉经营者不能证明未侵权,又不能提供证明使自己免于赔偿,那么他就需要考虑退路了。如果我们不能避免损失,那我们就尽量将损失降到最小。对被诉经营者而言,最好的办法还是争取协商和解。这也是为什么前面需要提及经营者的销售数据的原因。这是争取协商和解的筹码。

 

伐交篇

 

伐交即协商调解。在民事案件中,调解是贯穿始终的,我国的司法制度和司法实践也都是允许且鼓励以和解或调解方式结案,网店经营者务必要利用好这个手段,争取庭外和解撤诉。

上篇已经分析,品牌方起诉的根本目的并不在于赔偿,而是为了维护其商标的品牌价值,提高其产品的竞争力,所以只要被诉经营者能够满足品牌方的基本要求,案件就存在很大的调解空间。

具体而言,双方调解基础可以概括为八个字:“停止销售,适当赔偿”。这其实非常好理解。

第一,如果被诉经营者同意调解,那么意味着放弃硬扛,承认销售侵权商品的事实,那自然应该停止销售侵权商品并保证以后不再继续销售。

第二,虽然品牌方起诉的根本目的并不在于赔偿,但客观上起诉毕竟花费了不少资金,而且此类案件继续下去大概率也会胜诉,作为优势一方,品牌方不可能完全放弃赔偿。也可以说是“以战养战”的思路体现。

第三,被诉经营者在收到诉状时,往往会发现诉状上要求的赔偿金额并没有具体计算方法。实际上,商标侵权的赔偿金额是难以计算的,所以品牌方起诉时也只是大概测算出一个金额。这个起诉金额基本可以保证调解让渡后的赔偿金额至少可以摊掉起诉的费用。而对被诉经营者而言,完全可以不用管这个起诉金额。

实际上,按照笔者对相关判例的研究,一般法院判决赔偿金额是根据被诉经营者销售案涉侵权商品的毛利润来确定,而对于起诉方提出的公证费、律师费等合理支出一般是全部支持的。所以,如果被诉经营者可以提供证据证明销售毛利,那么就可以将调解赔偿金额底线定为略低于毛利润与对方合理支出之和。也就是一个比较适当的赔偿金额。

总之,调解本质上就是一个讨价还价的过程,这方面商人可比律师精通。所以,具体如何去沟通协商这里就不再赘述。


伐兵篇

 

如果万不得已,被诉经营者必须要应诉,那么就需要根据起诉方的排兵布阵制定具体的对策。

由于这种针对网店经营者的侵害商标权案件已经有固定的套路,此类案件的起诉状及诉讼请求一般也套用固定模板,所以被诉经营者针对对方诉讼请求攻击当然也有固定的防御对策。

具体而言,此类案件起诉方的诉讼请求一般包括:

1、判令被告立即停止销售侵犯原告注册商标专用权商品的行为;

2、判令被告向原告赔偿经济损失X万元(包含调查取证、制止侵权、聘请律师所支出的合理费用);

3、判令被告在其经营的网络店铺首页及《XXXX报》上就其侵权行为刊登不少于7个工作日的声明,以消除影响。

4、判令被告承担本案全部诉讼费用。

(此外,起诉方可能会将网购平台列为共同被告,不过这对被诉经营者没有任何影响,所以这里不作分析)


接下来,针对这几个诉请我们逐一分析:

一、针对要求停止侵权的诉请

依据《商标法》第六十条、《商标法实施条例》第八十条的规定以及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条,销售侵犯注册商标专用权的商品,无论销售者是否有过错,均应停止销售。所以只要原告能够证明案涉商品是从案涉网店购买且该商品商标属于伪造或仿冒的这两个事实,原告的这项诉请就有了事实和法律的双重依据。

实践中,这两点是很难反驳的。一是因为原告往往委托专业的商标律师假装消费者购买商品,而整个过程均由公证员全程跟踪记录,最后由公证处出具公证书,被告想要推翻公证书难度极大;二是因为原告证明案涉商品侵犯其商标专用权的证据往往就是原告自己(或母公司)的鉴定。从民事诉讼证据的类别来看,自己出具的鉴定只能算“当事人陈述”。但按照国家商标局的行政解释,“注册商标合法使用人”可以出具鉴定意见,而实践中,市场监督部门和公安部门在执法过程中都是以“注册商标合法使用人”的鉴定意见为准,所以这种自鉴一般都为法院所认可。

被告的应对策略:

除非是销售“相似”商标,且起诉方没有充分证据证明相似商标侵权,否则被告应该立即停售,主动删除相关商品信息及广告内容。因为,如果被告在原告起诉后仍销售,一旦法院认定属于侵权商品,那被告就是明知是侵权商品而销售,就必然要承担赔偿责任。而停售将使对方的诉请在判决时没有可诉性。

 

二、针对要求赔偿损失的诉请

原告可能会提供近几年为维护商标所支出费用的财务报表,以证明商标维护的成本。但由于商标侵权的损失是很难精确计算的,所以原告一般会提一个固定的赔偿金额。该金额往往比被告实际侵权所得利润高很多,但也不会非常高,因为原告需要考虑诉讼费用。

被告的应对策略:

针对原告的这项诉讼请求,被告可以从两方面进行抗辩。

第一,按照《商标法》第六十四条的规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。”所以,被告需要证明案涉商品的合法来源并证明自己不知情,具体工作如下:

1、解决进货来源的合法性问题。如提供购销合同、供货清单、发票及付款凭证等。

2、证明尽到合理审查义务的工作。如提供上游供应商的经销授权书或商标使用许可合同等。

3、侧面说明无法判断商标是否侵权。如商品具有防伪标签;商品商标图形和案涉商标一模一样;客观上无法直接接触商品进行比对;商品价格正常等。

第二,抗辩原告要求赔偿的数额没有事实和法律依据。

按照《商标法》第六十三条规定,商标侵权的赔偿数额首先按照被侵权人的实际损失计算,其次按照侵权人获利计算,再次可参照商标许可使用费的倍数确定。实践中,被告因销售侵权商品所得获利往往远低于原告要求赔偿的数额(即使扣除公证费、律师费、调查费等其他费用的金额)。所以按照侵权人获利计算是有利于被告的。而且,被侵权人的实际损失是很难计算的,所以大多数情况法院会倾向于按侵权人获利计算。

被告具体工作是需要提供网络店铺中涉案商品准确的销售记录,以查明销量及销售额。由于网店一般使用第三方平台开设,所以调取相关记录应该并非难事。


三、针对要求消除影响的诉请

消除影响是商标侵权案件中原告的合理诉求,实际上也是其实际的目的。但是消除影响这一侵权责任承担方式一般适用于侵权行为时被侵权人产生重大损失或严重社会负面影响的情况。而一般中小网店经营者的销量不会很大,或者影响面较小,所以这种情况下法院一般很少会支持原告诉请。

另外,根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条规定,侵害商标权的责任承担方式不包括赔礼道歉。如果原告诉请包含赔礼道歉的内容,可以以此抗辩。

 

、针对诉讼费用的诉请

严格来讲,诉讼费用属于行政服务类收费,是由法院根据相关规定决定的,并非当事人诉讼请求,也不是法院裁判内容,所以无需抗辩。


法律依据

 

《侵权责任法》

第六条:行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错,行为人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。第七条:行为人损害他人民事权益,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。

第十五条:承担侵权责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)赔偿损失;(七)赔礼道歉;(八)消除影响、恢复名誉。

以上承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。


《商标法》

第五十六条:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

第五十七条:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

第五十八条:将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

第五十九条:注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

第六十条:有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。

工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售。

第六十三条:侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

第六十四条:注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。


《商标法实施条例》

第七十八条:计算商标法第六十条规定的违法经营额,可以考虑下列因素:(一)侵权商品的销售价格;(二)未销售侵权商品的标价;(三)已查清侵权商品实际销售的平均价格;(四)被侵权商品的市场中间价格;(五)侵权人因侵权所产生的营业收入;(六)其他能够合理计算侵权商品价值的因素。

第七十九条:下列情形属于商标法第六十条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形:(一)有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的;(二)有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的;(三)有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的;(四)其他能够证明合法取得涉案商品的情形。

第八十条:销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售,并将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商行政管理部门。


  《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第十三条:人民法院依据商标法第五十六条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时,可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。

第十四条:商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益,可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算;该商品单位利润无法查明的,按照注册商标商品的单位利润计算。

第十五条:商标法第五十六条第一款规定的因被侵权所受到的损失,可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。

第十六条:侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的,人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的,应当准许。

第十七条:商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支,包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况,可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

第二十一条:人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中,依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况,可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任,还可以作出罚款,收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。